外觀設計專利產品制造與銷售行為辨析
——廣東高院判決趙鹿齡訴深圳圣迪能公司侵害外觀設計專利權糾紛案
裁判要旨
從案外人處購買專利產品的外殼，再委托其他案外人加工或從市場上直接購入專利產品的內部零部件，然后將上述外殼和內部零部件組裝成專利產品進行銷售的行為，應定性為外觀設計專利產品的制造行為，而非銷售行為。
案情
原告趙鹿齡享有名稱為“帶收音機的手搖充電手電筒”的外觀設計專利權，專利號為ZL200530054790．3。
原告在被告深圳市圣迪能科技有限公司（簡稱深圳圣迪能公司）的住所購買到帶有收音機功能的手電筒，該手電筒的外觀設計與原告專利設計相近似，落入原告外觀設計專利權的保護范圍，據此，原告指控被告以制造、銷售方式侵犯了其外觀設計專利權。被告抗辯稱，根據最高人民法院《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（以下簡稱專利法司法解釋）第十二條第二款的規定，其僅是銷售被控侵權產品，但沒有實施制造行為，理由是：被告從案外人深圳市健柏塑膠模具有限公司購買了被控侵權產品的外殼，為了組裝成完整的手電筒產品，被告從市場上直接購買了一部分手電筒內部的零部件，還有一部分手電筒內部的零部件，是由被告設計好圖紙以后，再委托其他人進行加工，接著被告將上述手電筒外殼和手電筒內部的零部件組裝成手電筒產品，進而對外銷售該產品。被告提交的購銷合同、送貨單、銀行支票、財務賬冊等證據，能夠證明上述事實。被告認為，鑒于被告是銷售商，而不是制造商，且能夠提供被控侵權產品的合法來源，故被告僅需承擔停止銷售侵權產品的責任，而無需承擔民事賠償責任。
裁判
廣東省深圳市中級人民法院經審理認為，原告的外觀設計專利權應予保護，經對比，被控侵權產品的外觀設計與原告專利設計相同，落入原告專利權的保護范圍。被告購買專利產品的外殼，再將內部零部件與外殼組裝成專利產品銷售，該行為應被定性為制造行為，而非銷售行為。依據專利法的規定，制造行為不適用合法來源抗辯制度。綜上，被告應承擔制造、銷售專利侵權產品的法律責任。法院判決被告立即停止以制造、銷售方式侵害原告涉案專利權的行為，并賠償原告經濟損失8萬元。
一審宣判后，被告不服，提起上訴。
廣東省高級人民法院二審判決：駁回上訴，維持原判。
評析
在一般情況下，外觀設計專利產品的制造行為和銷售行為比較容易區分。但本案被告的行為是制造行為還是銷售行為，并不能很容易得出判斷結論，著實需要認真研究才能抉擇。
根據我國專利法第五十九條第二款的規定，外觀設計專利權的保護范圍以表示在圖片或者照片中的該產品的外觀設計為準。由此可見，“產品+外觀設計”是確立外觀設計專利權保護范圍的依據，而實現“產品+外觀設計”的行為，在性質上屬于將表現外觀設計的產品制造出來的行為，這依法應是外觀設計專利權中“制造權”控制的范圍；外觀設計專利產品被制造出來后，以有償或無償方式轉移專利產品所有權的行為，屬于外觀設計專利權中“銷售權”控制的范圍。本案中的專利產品是指手電筒，而不是指手電筒的外殼，外殼是案外人制造的，而手電筒是被告從案外人處購買手電筒外殼后，然后將該外殼與手電筒內部零部件組裝而成。這表明，是被告實施并完成了原告外觀設計專利權中“制造權”控制的“產品+外觀設計”的行為。
依據專利法司法解釋第八條的規定，在與外觀設計專利產品相同或者相近似種類的產品上，采用與授權外觀設計相同或者相近似的外觀設計的，人民法院應當認定被訴侵權設計落入專利法第五十九條第二款規定的外觀設計專利權的保護范圍。本案被控侵權產品手電筒的外殼、內部零部件與原告外觀設計專利產品并不對應，與專利產品相對應的被控侵權產品是手電筒，被告通過購買手電筒外殼并與內部零部件組裝的行為，完成了被控侵權產品（手電筒）的制造行為。故依據該條款的規定，亦能認定被告實施的是制造行為。
在現代市場經濟條件下，社會分工越來越細，市場主體制造某種產品時，可不必通過自身的行為來完成所有零部件的制造后，再組裝成產品，其可以分別從不同的市場主體購買相應的零部件，然后組裝成產品，或者其自身制造產品的某些零部件，然后從其他市場主體購買另外一些零部件，再組裝成產品，這些行為均屬于被組裝產品的制造行為。本案被告即是這種情況。
從手電筒市場交易的鏈條來看，是被告完成了手電筒產品的組裝行為，該組裝行為完成后，手電筒產品首次進入流通領域，作為專利產品流入市場的源頭，被告對該產品是否侵犯他人外觀設計專利權，應盡比市場交易鏈條中的銷售商更高的注意義務，將被告的行為認定為制造行為而不是銷售行為，更有利于敦促被告履行注意義務，以避免侵害原告的外觀設計專利權。
根據專利法司法解釋第十二條第二款的規定，將侵犯外觀設計專利權的產品作為零部件，制造另一產品并銷售的，人民法院應當認定屬于專利法規定的銷售行為。而該條文適用的前提條件之一是，“將外觀設計專利產品作為零部件”。本案中，被告從案外人處購買的不是專利產品（手電筒），而是手電筒的外殼，因此，本案被告的行為不受該司法解釋條文的調整。被告的行為應被認定為制造行為。
綜上，被告的涉案爭議行為應被定性為專利產品的制造行為，故法院對本案的裁判結論是妥當的。
本案案號：（2011）深中法知民初字第520號，（2012）粵高法民三終字第97號
案例編寫人：廣東省深圳市中級人民法院 祝建軍
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