內容提要: 美國法院在處理專利產品平行進口案件時，主要有兩條路徑：一是所謂的“修正的國際用盡原則”；二是國內用盡原則。根據對美國判例進行研究，修正的國際用盡原則是主流，而堅持絕對的國內用盡原則的判例則極少。美國在專利產品平行進口問題上有關規則及其演變，反映了美國創新能力逐漸增強的現實與需求，我國在構建和完善專利領域平行進口規則時，應該積極借鑒美國的相關做法，切實維護我國的市場利益。
一、引言
美國制定法并未對專利產品平行進口規則作出明確規定。因此，必須通過梳理美國的有關判例，才能發現其專利產品平行進口規則。美國法院在處理專利產品平行進口案件時，主要有兩條路徑：一是所謂的“修正的國際用盡原則”，即對權利人許可的在國外投放市場的專利產品原則上可以自由進口到美國銷售，但是權利人可以通過合同對專利產品在美國的使用或銷售進行禁止或限制；二是國內用盡原則，即認為將在國外合法投入市場的專利產品進口到美國使用或銷售，不論何種情況，只要在進口時未經美國專利權人許可，都構成對美國專利權的侵犯。通過對美國判例的研究可以看出，修正的國際用盡原則是主流，而堅持絕對的國內用盡原則的判例則極少[1]。美國在專利產品平行進口問題上的有關規則及其演變，反映了美國創新能力逐漸增強的現實與需求，我國在構建和完善專利領域平行進口規則時，應該積極借鑒美國的相關做法，切實維護我國的市場利益。
二、修正的國際用盡原則
1.專利產品在國外未附限制條件的銷售
1885年，紐約南區聯邦地方法院的Wallace法官首先在Holiday v Mattheson一案[2]中適用國際用盡原則支持了平行進口商。在該案中原告Holiday對同樣的發明在美國和英國分別擁有專利權。被告Mattheson在英國從原告的授權人處購得專利產品，并且在購買時權利人或其授權的人沒有附加任何明示的限制性條件。被告隨后將該專利產品進口到美國用于銷售和使用，原告即起訴被告侵犯其專利權。Wallace法官根據商品銷售的普通原則駁回了原告的請求，并指出，當一件產品被權利人不附任何保留條件地售出后，購買者即獲得了出售者對該產品所享有的包括對該產品進行使用、修理或轉售的所有權利。后續購買者也將獲得同樣的對該產品進行處分的權利。在該產品的銷售過程中，當事人的正常預期是出賣人意圖銷售產品中的所有權利，而購買者也將獲得這些權利。如果允許出賣人對購買者處分其購得產品的權利進行限制，尤其是限制產品的使用方式、產品轉售的地域或時間，那么就會有違當時的正常預期。上述觀點與所銷售的產品是不是專利產品沒有實質關系，也與出賣人是不是專利權人沒有實質關系，除非在銷售時專利權人附加了雙方經過討價還價的限制條件。
2.對專利產品在美國銷售的明確限制
美國專利產品平行進口法律規則與商標產品平行進口法律規則相比，顯著差異就是如果在購買國外專利產品時附有明確的禁止進口條件并且該限制條件為平行進口商所知曉，那么美國權利人就有權禁止該專利產品的進口；但是對商標產品而言，只要國內商標權人與國外權利人存在共同控制關系，那么即使存在明確的禁止進口條件并為被告知曉，國內商標權人也不能禁止該商標產品的進口。美國法院之所以承認權利人對專利產品銷售限制條件的有效性，主要基于兩個理論，一是專利權的財產理論；二是合同理論。
（1）專利權的財產理論
在Dickerson v. Tinling一案[3]中，第八巡回上訴法院運用專利權的財產理論明確了禁止進口條件對專利產品平行進口法律地位的影響。在該案中，Bayer公司在美國擁有一種藥品專利并將該專利轉讓給原告Dickerson公司。Bayer未在德國對該藥品申請專利，但在德國制造并銷售該藥品，同時還在其出售的藥品上貼附了禁止將其進口到美國銷售的聲明。被告Tinling從德國購買該藥品后進口到美國銷售，原告即起訴被告專利侵權。被告抗辯稱原告在實際上只是Bayer公司的代理人，應將原告與Bayer公司視為同一人，這樣根據既往判例，被告在海外從美國專利權人處購得專利產品進口到美國銷售并不構成侵權。法院認為，即使被告的產品可以視為購于美國專利權人，但如果專利權人已經在其海外銷售的每件產品上標有禁止進口到美國銷售的聲明，那么海外產品的購買者就應受到該禁止性條件的約束，被告的進口及銷售即可構成侵權。在論述其判決理由時，上訴法院認為：未附限制條件的海外專利產品購買人之所以有權在美國使用或銷售該產品，是因為美國專利權人在海外銷售該產品時，已經將其對該產品的專有權利完全轉讓給了購買人；同樣，專利權人在海外銷售專利產品時，亦有權設定該產品的銷售條件，禁止他人將該產品進口到美國銷售。Bayer公司在美國擁有制造、使用或銷售該專利產品的專有權，而他人將該產品進口到美國銷售則可能減損其專有權。如果Bayer公司在銷售專利產品時附了上述限制條件，那么對該專利權而言，購買者，無論是第一購買人還是后續購買人，只要知曉該限制條件，則與除專利權人之外的第三人處于同樣的法律地位，附有限制條件的國外產品購買人如果在美國使用或銷售該專利產品，則應與普通侵權者一樣負有相同的侵權責任。
（2）合同理論
第二巡回上訴法院則在Dickerson v. Matheson一案[4]中，運用合同理論承認了權利人在海外銷售專利產品上附帶進口限制條件的有效性。在該案中，Bayer公司亦在德國和美國就某藥品分別擁有專利權。被告在德國從Bayer公司的一個被許可人處購買專利藥品進口到美國銷售。有證據表明被告在購買專利產品時知曉Bayer公司禁止該在德國銷售的產品進口到美國，因此被告即通過多個代理人分多次向德國被許可人購買該專利產品，以規避這種限制。但是，法院則認定銷售者已成功地對產品的銷售附加了限制條件。理由是銷售發票上寫有明確的反對向美國進口的限制條件，同時產品上也貼有“禁止向美國進口”的標簽，因此應該認定被告知曉發票上的內容。法院認為，發票不僅僅是一個聲明或收據，同時，根據商業的性質，它還應被視為包含銷售合同條款的文件，而接受發票則意味著被告同意了該銷售所附的限制條件。由于權利人已成功地設定了銷售條件，因此被告后續的向美國的進口和銷售就構成了對合同限制性條件的違反。
顯然，無論根據財產理論還是合同理論，美國法院通過承認權利人在國外首次銷售專利產品時附加的限制條件的效力，使國際用盡原則的適用范圍受到了很大的制約。這樣，專利權人如果不希望平行進口的專利產品與國內的授權產品競爭，那么他就可以根據自己的意愿將國外產品排除在美國之外。但是值得注意的是，被告只有在獲得充分通知的情況下，一個禁止在美國銷售的限制條件才能對被告有效。
三、絕對國內用盡原則
1.Boesch v Graff案
美國最高法院在1890年裁決的Boesch v. Graff一案[5]是絕對國內用盡原則論者最常引用的案例之一[6]。最高法院Fuller大法官代表法院作出的多數意見認為，本案需要解決的法律問題是：在未得到美國專利權人許可或同意的情況下，一個美國人在國外從當地有權銷售專利產品的人處購得專利產品后，是否可以將該專利產品進口到美國并銷售。Fuller大法官在回答這個問題時認為，專利權的獨立地域性是這個問題的關鍵。Hecht在德國所擁有的制造和銷售該專利產品的權利是根據德國法律獲得的。法律不能以損害美國專利權人的利益為代價，允許Hecht產品的購買者在美國銷售該專利產品。國外在先專利在美國法律體系中的作用是可以限制美國相同發明專利權的期限，但是僅此而已。受到美國專利保護的產品在美國的銷售不能由國外的法律來控制。
如果僅根據Boesch案的具體情況而對最高法院的規則進行解釋，那么顯然不能根據本案決定普通的平行進口案件。因為本案的進口商所購買的產品來自于在先使用權人，而與美國專利權人沒有任何關系，美國專利權人也未從進口產品的銷售中獲得任何利益，所以美國法院禁止該類產品的進口可以被認為是正當的。另外，由于各國對專利權的限制可能有所不同，德國的銷售者根據德國法律而獲得在先使用權，美國法院不承認德國法律對專利權的限制所產生的效果亦屬正常。但是，如果對Boesch案進行寬泛解釋，那么就可以得出最高法院在該案中主張絕對國內用盡的結論。第一，根據Fuller大法官對本案提煉的法律問題，可以認為法院意圖在澄清國外的合法專利產品是否可以進口到美國銷售的問題。第二，最高法院的判決還強調了外國法律不能控制專利產品在美國的銷售。那么如果引申理解，就可以認為根據國外法律而合法銷售的專利產品，并不能影響該產品在美國的法律地位。第三，Full-er大法官還認為國外專利在美國法律僅具有非常有限的作用，即可以限定以國外發明為基礎的美國專利的期限[7]。
2.Griffin v Keystone案
賓西法尼亞州東區聯邦地方法院在裁判Griffin v.KeystoneMushroom Farm一案[8]時明確支持了絕對的國內用盡原則。在該案中原告Griffin對一機器發明分別在美國和意大利擁有專利，并指定Longwood作為其美國專利的獨占被許可人，指定Carminati作為其在意大利的獨占被許可人。被告Keystone是美國的一家蘑菇農場所有人，其從意大利的被許可人處購得三套專利機器并進口到美國，其中一套由其農場使用，另外兩套銷售給他人。原告向法院起訴被告侵權后，被告以兩點理由請求法院作出簡易判決駁回原告的請求：第一，最高法院在Adams v Burke一案中所適用的權利用盡原則，應該同樣適用于在美國之外銷售的專利產品；第二，如果Griffin有權禁止其進口，那么原告與Carminati之間的專利權許可協議就會使原告不正當地對其發明獲得“雙重回報”，而這個結果顯然不是專利法的意圖所在。
聯邦地方法院首先根據Boesch案否定了被告的第一個抗辯理由，指出根據最高法院的這個判例，進口的專利產品被國外法律視為合法的事實與美國的專利侵權訴訟沒有任何聯系，權利用盡原則不能適用于國外銷售的專利產品。
地方法院在否定被告的“雙重回報”抗辯時認為，被告的主張是一種對法律的誤解，它沒有認識到美國專利是一個獨立于意大利專利而單獨存在的權利。由于美國專利權是一個獨立的權利，那么原告除了可以要求對意大利專利的使用獲得使用費之外，還有權要求他人支付使用其美國專利的使用費。專利產品在美國和意大利兩個國家的使用或銷售，是分別由這兩個國家各自的權利進行控制的。被告在意大利的非侵權行為不能使其在美國的侵權行為合法化。原告從Carminati處獲得的使用費，僅能使被告在意大利的使用或銷售行為非侵權化，但是該使用費不能覆蓋對美國專利的使用。
3. Jazz Photo v. International Trade Commission案
聯邦巡回上訴法院在Jazz Photo v. International TradeCommission一案[9]中，也對國內用盡原則進行了一定的支持。在該案中，FUJI公司就有關一次性相機技術在美國擁有專利，并在美國和其他地區銷售該專利產品。Jazz Photo以及其他一些公司收購用過的該一次性相機，將其運到美國境外重新換上膠卷及電池并進行封裝后再進口到美國銷售。FUJI公司因此根據關稅法337條款要求國際貿易委員會進行調查。國際貿易委員會經過調查后認為，JazzPhoto等公司進口的相機不能被視為是修理（repair）后的相機，而應被視為是重新制造（reconstruction）的相機。對專利產品的重新制造屬于專利侵權，因此，國際貿易委員會對進口人完全禁止進口命令。Jazz Photo對國際貿易委員會的決定提出上訴。聯邦巡回上訴法院審理后認為，根據既往判例，JazzPhoto公司將用過的相機重新換上膠卷及電池并進行封裝的行為，應該被視為修理，而不應被視為重新制造。上訴法院還認為，“修理”與“重新制造”之間的區分隱含著專利權的權利用盡原則。權利人或經其同意對專利產品的銷售如果不附限制性條件，那么該銷售即可窮竭權利人對該產品的進一步銷售或使用進行控制的權利。同時，一旦專利產品在美國被合法銷售，后續的購買者也會根據權利用盡原則受讓與第一個購買者相同的豁免。如果購買者對專利產品的處分行為不構成重新制造，那么專利權人就無權禁止。但是在本案中，進口的修理過的相機有一部分產于美國境外并且僅應在國外銷售。對這部分二手相機，上訴法院認為，根據Boesch案，美國專利權不會因為國外來源的產品而用盡。只有根據美國專利權而授權的首次銷售，購買人才能獲得權利用盡原則的保護。為了將專利產品進口到美國銷售，合法的國外購買行為并不能免除美國專利權人的許可。因此，法院裁定只有那些首次在美國銷售并經修理再次進口到美國的相機是合法的，而源自國外的相機則不能根據“修理”的抗辯而獲得侵權豁免。
根據聯邦巡回法院對本案的判決，只有對美國專利權人在美國銷售的專利產品才能適用權利用盡原則，而在專利權人在美國之外銷售的專利產品則不能適用權利用盡原則。顯然，聯邦巡回上訴法院在本案適用的是國內用盡原則，而這一態度則與美國法院此前一百多年專利產品平行進口法律規則大相徑庭。根據1982年聯邦法院改革法，聯邦巡回上訴法院對專利上訴案件擁有專屬管轄權，因此本案的判決對專利產品平行進口問題具有深遠的影響，同時，也招致了廣泛的爭論：
第一，聯邦巡回上訴法院主要是根據最高法院對Boesch一案的判決而主張權利用盡原則，但是Boesch案的情況與本案有本質的區別。Boesch案中的產品來源于德國先用權人，該先用權人與美國專利權人沒有任何關系，專利權人亦未從國外產品的銷售中獲得任何經濟回報。而本案中的專利產品則來自于專利權人自己或經其授權的人，專利權人已經直接或間接地從國外產品的銷售中獲得了經濟回報。所以聯邦巡回上訴法院通過引用Boesch案并不能充分地說明其改變法院此前確立的規則的合理性。第二，國會長期以來一直對法院所確立的國際用盡原則持默許態度，而聯邦巡回上訴法院對本案采取國內用盡原則則不符合立法機關長期堅持的態度。第三，最高法院以及其他美國法院在版權和商標領域亦采用國際用盡原則，而聯邦巡回上訴法院在本案堅持國內用盡原則與其他知識產權領域的平行進口規則不相協調。第四，美國專利法的主要目的是促進科學和實用技術的進步，而給予發明人回報則僅是次要的目的或實現主要目的的手段，采取國內用盡原則將使發明人對同一發明獲得雙重回報，這一結果不符合專利法的目的。第五，國內用盡規則屬于貿易保護主義法律規則，采取這一規則與國內的和全球的促進自由國際貿易的潮流背道而馳[10]。因此，美國聯邦法院在本案中所確立的平行進口規則，還有待于美國法院后續判決的檢驗。
四、美國規則對我國的借鑒意義
在2001年前，美國法院對專利產品平行進口的主流態度是所謂的“修正的國際用盡原則”。但是到了2001年，美國聯邦巡回上訴法院在JazzPhoto v. ITC一案中則拋棄了此前美國法院堅持了一百多年的“修正的國際用盡原則”，轉而采用了絕對的國內用盡原則。雖然聯邦巡回上訴法院采取的絕對的國內用盡原則與此前美國法院所堅持的主流規則大異其趣，其所確立的規則受到了廣泛的質疑，但是這一做法無疑也契合了美國在成為世界科技最發達國家之后的現實利益。由此可見，平行進口規則通常應以國家利益為首要前提。中國在制定和實施專利領域的平行進口規則時，亦應首先考慮到國家利益。
我國2000年《專利法》第63條第1項雖然規定了權利用盡原則，但是卻沒有對平行進口問題作出明確規定。2008年在修改《專利法》時，我國考慮到目前我國的經濟實力和科研能力與發達國家相比還有相當差距，高技術領域的專利權絕大多數由外國人掌握，我國的產業發展在相當程度上仍依賴于對國外技術的引進，因此，在專利領域采取了允許平行進口的規則。根據2008年修改后的《專利法》第69條第1項的規定，“專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品，由專利權人或者經其許可的單位、個人售出后，使用、許諾銷售、銷售、進口該產品的”，不視為侵犯專利權。在正常情況下，所“進口”的經專利權人許可而售出的專利產品通常是在國外售出的產品，因此，根據該項規定，可以推論該項所規定的專利權人或者經其許可而售出的專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品，不僅包括國內售出的產品，而且還包括在國外售出的產品。而這些產品在售出后，他人使用、許諾銷售、銷售或進口該產品不構成侵權。
我國2008年《專利法》雖然在原則上允許了平行進口，但是與美國的平行進口規則相比，仍然存在一些問題需要澄清。首先，2008年《專利法》第69條第1項沒有明確該項意義上“專利權人”是僅指國內的專利權人還是亦包括國外的專利權人。根據美國的規則，該專利權人僅指國內的專利權人，而不包括國外的專利權人，這樣的規定顯然有助于切實維護本國專利權的利益。雖然有的國家，如新加坡，不僅允許平行進口國內專利權人在國外市場投放專利產品，而且還允許平行進口與國內專利權人沒有任何關系的國外專利權人在國外市場投放專利產品，但是，考慮到我國本身就是一個具有世界吸引力的巨大市場，而且創新能力已經達到較高水平，并且仍然有著巨大的增長空間，因此，對平行進口問題就不能只盯著短期利益，而必須著眼未來，著眼我國的科技創新，所以我國應該借鑒美國的做法，應該僅允許平行進口國內權利人在國外市場投放專利產品。其次，根據美國2001年之前的規則，如果國內權利人未從進口產品的銷售中直接或間接地獲得經濟回報，那么亦應禁止該類產品的平行進口。比如，國內存在相互獨立的專利權人和獨占被許可人，如果允許平行進口國內專利權人在國外許可售出的專利產品，那么就會嚴重損害國內的獨占被許可人的市場利益，因此美國不允許該類產品的平行進口。我國2008年《專利法》雖然沒有對這個問題作出明確規定，但是考慮到對本國權利人（既包括專利權人也包括獨占被許可人）合法權益的保護，亦應借鑒美國的相關規則，在司法實踐中禁止該類產品的平行進口。
注釋:
作者簡介：尹鋒林（1972-），男，漢族，河北豐潤人，中國科學院研究生院博士后研究人員。
本文是中國博士后科學基金項目《低碳技術創新、轉移、利用與知識產權保護戰略研究》（項目編號：20100480511）的階段性研究成果。
[1]SeeMargreth Barrett：TheUnited States'Doctrine ofExhaustion--Parallel Imports ofPatented Goods，27 N. Ky. L. Rev. 911（2000）.
[2]24 Fed. 185 （SDNY，1885）.
[3]Dickerson v. Tinling，84 F. 192 （8th Cir. 1897）.
[4]Dickerson v. Matheson，57 Fed. 524 （2d Cir. 1893）。
[5]Boesch v. Graf，f 133 U. S. 697 （1890）.
[6]See Margreth Barrett：The United States' Doctrine of Exhaustion--Parallel Imports of Patented Goods，27 N. Ky. L. Rev. 911.
[7]See Warwick A Rothnie：Parallel Imports，Sweet&Maxwel，l 1993，p170-171。
[8]Griffin v. Keystone Mushroom Farm，Inc.，453 F. Supp. 1283 （E.D. Pa. 1978）。
[9]Jazz Photo v. International Trade Commission，264 F.3d 1094 （Fed. Cir. 2001）。
[10]Margreth Barrett：A Fond Farewell To Parallel Imports Of Patented Goods—The United States And The Rule Of International Exhaustion，E. I.P.R. 2002，24（12），571-578。
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