怕侵權，先贏了不侵權之訴
生產水煙筒擔心惹上官司
主動起訴請求確認不侵權
本報訊 投資水煙筒產品的王某在生產、銷售之初，為避免以后與“一種水煙筒”的實用新型專利權人廣州市兆鷹五金有限公司發生專利權糾紛，王某將自己研發產品的全部技術特征函告該公司，向其征詢自己的產品是否侵權，但未收到答復，為此，他提起確認不侵權之訴。近日，浙江省高級人民法院作出終審判決，維持原判，確認王某生產銷售的產品不侵權，但一、二審案件受理費均由其承擔。
2002年4月12日，兆鷹五金有限公司向國家知識產權局申請名稱為“一種水煙筒”的實用新型專利，該申請于2003年2月26日授權公告，獲得專利。2007年4月，兆鷹公司在《義烏商報》上發表《嚴正聲明》，聲明其是涉案專利的合法權利人，要求侵權商家立即停止銷售侵權的水煙筒產品。之后，兆鷹公司多次在金華中院提起訴訟，要求生產、銷售涉嫌侵犯其專利權的水煙筒的制造商和銷售商承擔責任。
2008年5月，王某經營的義烏市凌格五金制品廠成立之后，他向兆鷹公司郵寄《關于“一種水煙筒”及“一種水煙筒吸煙軟管”樣品是否侵權征詢函》，對其設計的水煙筒樣品技術特征與兆鷹公司的專利產品進行詳細比較，征詢函附有產品外部視圖和產品剖視圖等技術資料，還向兆鷹公司分別郵寄了《侵權警告函》和《不侵權通告函》。同年8月，王某開始生產其設計的水煙筒產品，并在浙江省義烏市福田市場展銷。因未得到兆鷹公司書面正式回函答復，王某于2008年9月提起訴訟，請求確認其制造、銷售水煙筒產品的行為不構成侵權。
金華中院審理后作出一審判決，認為兆鷹公司為了保護其專利權，曾在王某經營廠址所在地以及經銷地的報紙上發表《嚴正聲明》，并多次對他人提起侵犯專利權訴訟，在當地產生一定的影響。為了避免日后與兆鷹公司發生專利權糾紛，王某在研發出一種水煙筒的新型產品后，將自己研發產品的全部技術特征告知兆鷹公司，向其征詢自己的產品是否侵權，但兆鷹公司在收到王某的技術資料后，并未正式回函答復是否侵權，這使兩者之間是否存在專利侵權的法律關系處于不確定狀態，影響了訟爭產品的批量生產和銷售。因此，王某與本案有直接的利害關系，有權對兆鷹公司提起確認不侵犯專利權的訴訟。同時，王某生產的涉案水煙筒產品缺少涉案專利獨立權利要求書記載的煙鍋座和空腔兩項必要技術特征，未落入涉案專利權利要求的保護范圍,不構成對涉案專利權的侵犯。案件受理費1000元，由兆鷹公司負擔。
宣判后，兆鷹公司不服，向浙江高院提起上訴。
浙江高院審理后認為：王某與本案有直接的利害關系，且其起訴同時符合有明確的被告、具體的訴訟請求和事實、理由以及屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄等條件，故原審法院受理本案，并無不當。同時，王某生產、銷售的涉案水煙筒產品并沒有涉案專利獨立權利要求書中明確記載的煙鍋座和空腔等兩項技術特征，并未落入兆鷹公司涉案專利權利要求的保護范圍。原審判決認定事實清楚，適用法律正確，實體處理恰當，應予以維持。但由于兆鷹公司系專利權人，其在本案中并沒有主動實施任何加害王某合法權利的行為，而人民法院在支持了王某確認不侵權的訴訟請求后，雙方之間的法律關系得到明確，王某從事的投資和經營安全得到維護，從鼓勵創新、嚴格確認不侵權之訴的條件出發，按照公平合理的原則，本案一、二審案件受理費均由王某負擔。
庭審焦點
未收到侵權警告，利害關系人能否起訴
確認不侵權之訴在我國還屬于比較少見的新類型訴訟，對于哪類知識產權能提起確認不侵權之訴、確認不侵權之訴案件的受理條件如何確定、如何審理確認不侵權之訴案件以及如何防止濫用確認不侵權之訴制度損害知識產權權利人利益等問題，在司法實踐中還有不少爭議，還處在不斷的探索和發展完善過程之中。
根據最高人民法院在蘇州龍寶生物工程實業公司訴蘇州朗力福保健品公司確認不侵犯專利權訴訟的批復意見，提起確認不侵權之訴應符合民事訴訟法第一百零八條和第一百一十一條規定的起訴和受理條件，即與案件有直接的利害關系、有明確的被告、有具體的訴訟請求和事實、理由以及屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄。而在具體的案件中，原告的起訴是否符合有明確的被告、有具體的訴訟請求和事實、理由以及屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄等條件，并不會發生太大爭議，但對原告是否“與案件有直接的利害關系”的理解上，則還存在著分歧。不過，隨著確認不侵權之訴的案件越來越多和司法實踐經驗的不斷總結和積累，一般而言，當知識產權權利人向利害關系人單獨發出了明確的侵權警告，而又未在合理期限內依法啟動糾紛解決程序時，由于利害關系人是否存在對知識產權權利人的侵權行為處于不明確狀態，這將使利害關系人處于不利的地位。在這種情況下，為明確知識產權權利人與收到侵權警告信的利害關系人之間的法律關系，人民法院可以認定收到侵權警告信的利害關系人與本案有直接的利害關系。而有爭議的是，正如本案的首要爭議焦點所反映一樣，在知識產權權利人并未單獨發出明確的侵權警告信時，利害關系人能否主動提起確認不侵權之訴？
社會關系具有廣泛性,利益關系具有復雜性，因此對于認定利害關系人是否“與本案有利害關系”應當結合案件的具體情況，根據利益衡量和價值取向，判斷利害關系人提起訴訟的行為是否具有實質上的正當性。如果利害關系人的起訴行為具有正當性，則可認定其“與本案有直接的利害關系”，在符合其他條件的情況下，可提起確認不侵權之訴。本案中，雖然專利權人兆鷹公司從未單獨針對王某發出過侵權警告信，但根據案件的實際和具體情況，可認定王某與本案有直接的利害關系。
首先，從形式上看，雖然兆鷹公司發表的《嚴正聲明》指向的對象和范圍是不特定的，但由于該《嚴正聲明》是針對義烏市范圍內的生產、銷售水煙筒產品的企業，而在義烏市范圍內水煙筒產品的生產者或銷售者的數量有限，故該《嚴正聲明》針對的對象實際上是可以確定的。同時，兆鷹公司在發布《嚴正聲明》后，還不斷在金華中院對義烏市范圍內水煙筒產品的生產者或銷售者提出多起專利侵權訴訟。因此，王某作為義烏市水煙筒產品的生產者，雖然沒有單獨收到兆鷹公司發出的具體侵權警告信，但兆鷹公司的《嚴正聲明》及嗣后采取的一系列訴訟行為，同樣會在客觀上使王某處于不安境地。
其次，確認不侵權訴訟制度除了能明確當事人之間的法律關系外，還具有維護投資和經營活動安全的重要目的和作用。專利權人雖未發出單獨的、明確的和具有針對性的侵權警告信，但是通過在媒體上發布公開的權利及警告侵權的聲明時，有的正在實施或者準備實施投資建廠等經營活動的當事人，在認真研讀了專利權人公開的技術方案后，為慎重起見，會以合理的方式向權利人提供必要的技術資料和信息，主動請求專利權人確認其行為不構成侵權。如果專利權人在合理期限內不作答復或者拒絕確認，在這種情形下還不賦予當事人提起確認不侵權之訴的權利，一旦專利權人起訴利害關系人的行為構成侵權，人民法院經審理后也予以認定，那么利害關系人就要承擔停止侵權、賠償損失等專利侵權的民事責任。這必將會給已盡到必要的謹慎義務的當事人帶來重大經濟損失，甚至是難以彌補的損害。這不僅不符合確認不侵權之訴維護投資和經營活動安全的作用，也有違法律制度設計的正當性。
正因為如此，最高人民法院在2009年4月21日公布的《關于當前經濟形勢下知識產權審判服務大局若干問題的意見》中明確規定，正在實施或者準備實施投資建廠等經營活動的當事人，受到知識產權權利人以其他方式實施的有關侵犯專利權等的警告或威脅，主動請求該權利人確認其行為不構成侵權，且以合理的方式提供了確認所需的資料和信息，該權利人在合理期限內未作答復或者拒絕確認的，也可以提起確認不侵權訴訟。當然，為確保知識產權權利人及時制止侵權行為，避免損失擴大，降低卷入訴訟糾紛的幾率，利害關系人主動提起確認不侵權之訴，也應受到上述意見中規定的相應條件的嚴格限制，而不是在專利權人有泛泛的、針對不特定人的警告或威脅即可。
本案中，王某作為水煙筒產品的生產者，作了產品批量生產前的大量研發、設計等準備工作。當兆鷹公司在義烏當地連續發布《嚴正聲明》和不斷對他人提起專利侵權訴訟時，王某及時向兆鷹公司發出征詢函，同時將自己研發產品的全部技術特征的技術資料和信息告知兆鷹公司，請求兆鷹公司確認其產品是否侵犯涉案專利權，但兆鷹公司在收到后并未在合理期限內予以確認。此時，如果不允許王某提起確認不侵權之訴，不僅會使王某是否存在侵犯兆鷹公司專利權的行為處于不確定狀態，而且會嚴重影響王某批量從事水煙筒產品生產的投資和經營安全，使其合法利益受到相應損害。故一、二審法院均認為王某符合提起確認不侵權之訴條件的處理意見，完全符合最高人民法院的最新司法政策。
案外評析
勝訴方負擔訴訟費
值得注意的是，本案二審法院的終審判決決定一、二審訴訟費用均由主動提起確認不侵權之訴、并獲得勝訴判決支持的王某負擔。而根據《訴訟費用交納辦法》第二十九條的規定，訴訟費用的負擔原則是由敗訴方負擔，勝訴方自愿承擔的除外。原因何在？
確認不侵犯知識產權訴訟既要消除知識產權權利人在合理期限內警而不告給利害關系人帶來的潛在威脅和不安，也要防止利害關系人濫用該項制度使知識產權權利人合法利益受到損害。因此，一方面要嚴格提起確認不侵權之訴的條件，另一方面也要在制度設計和程序運作中體現該項制度的司法價值。承辦法官認為，決定由勝訴的原告負擔訴訟費用，不失為防止利害關系人濫用該項制度的一個可行辦法和有益探索。同時，在確認不侵權訴訟中，雖然知識產權權利人的行為給利害關系人帶來了潛在的威脅和不安，但其終究并沒有主動實施任何加害利害關系人合法權利的行為。因此，在人民法院支持了利害關系人確認不侵權之訴的訴訟請求后，其從事的投資和經營安全得到維護，雙方之間的法律關系得到明確。按照保護創新和公平合理的原則，則可在訴訟費用交納標準范圍內，確定一個較低的數額由利害關系人負擔。這樣也避免了知識產權權利人不必要費用的支出，在一定程度上保障了權利人的合法權益。
連線法官
情況特殊但符合受理條件
本案主審法官高毅龍說，根據我國民事訴訟法的相關規定，當事人提起確認不侵犯知識產權訴訟的受理條件包括以下幾個方面：與本案有直接利害關系，有明確的被告，有具體的訴訟請求和事實、理由，屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄。
一般而言,當知識產權權利人向利害關系人發出了侵權警告，而又未在合理期限內依法啟動糾紛解決程序時，由于利害關系人是否存在侵權行為處于不明確狀態，這將使利害關系人處于不利的地位。在這種情況下，為明確知識產權權利人與收到侵權警告信的利害關系人之間的法律關系，可以認定收到侵權警告信的利害關系人與本案有直接的利害關系。
雖然本案與上述情形存在著一定區別，即專利權人兆鷹公司從未單獨向王某發出過侵權警告信，但根據案件的實際情況，也可認定王某與本案有直接的利害關系。原因在于，兆鷹公司于2007年4月連續在《義烏商報》上發表《嚴正聲明》，聲稱將追究相關侵權人的法律責任。雖然從形式上看，該《嚴正聲明》指向的對象和范圍是不特定的，但由于該《嚴正聲明》是針對義烏市范圍內的生產、銷售水煙筒產品的企業，而根據二審查明事實，在義烏市范圍內生產或銷售水煙筒產品的企業共有20余家，數量有限，且之后，兆鷹公司在金華中院對義烏市范圍內水煙筒產品的生產或銷售者陸續提出多起專利侵權訴訟。故兆鷹公司發布的《嚴正聲明》針對的對象實際上是可以確定的。王某作為義烏市水煙筒產品的生產者，雖然沒有單獨收到兆鷹公司發出的具體侵權警告信，但兆鷹公司的《嚴正聲明》及嗣后采取的一系列訴訟行為將在客觀上使王某處于不安境地，使其產生合理的訴訟顧慮。
另外，更重要的是，王某主動提起確認不侵犯兆鷹公司實用新型專利權訴訟的行為，符合確認不侵權訴訟制度維護投資和經營活動安全的重要目的和作用。王某作為水煙筒產品的生產者，作了產品批量生產前的大量研發、設計等準備工作。針對兆鷹公司在義烏當地連續發布《嚴正聲明》和不斷對他人提起專利侵權訴訟的行為，王某為了避免日后與兆鷹公司發生專利權糾紛，于2008年5月28日及時向兆鷹公司發出征詢函，并將自己研發產品的外部視圖、剖視圖以及全部技術特征等資料和信息告知兆鷹公司，請求兆鷹公司確認其產品是否侵犯涉案專利權。然兆鷹公司在收到王某提供的技術資料和信息后，并未在合理期限內正式回函答復是否侵權。這不僅會使王某是否存在侵犯兆鷹公司專利權的行為處于不確定狀態，而且會影響王某批量從事水煙筒產品生產的投資和經營安全，使其合法利益受到相應損害。據此，浙江高院認為，王某與本案有直接的利害關系，原審法院受理本案，并無不當。同時，王某生產、銷售的涉案水煙筒產品并沒有涉案專利獨立權利要求書中明確記載的煙鍋座和空腔等兩項技術特征，并未落入兆鷹公司涉案專利權利要求的保護范圍。原審判決認定事實清楚，適用法律正確，實體處理恰當，應予以維持。
法規鏈接
《中華人民共和國民事訴訟法》
第一百零八條 起訴必須符合下列條件：
（一）原告是與本案有直接利害關系的公民、法人和其他組織；（二）有明確的被告；（三）有具體的訴訟請求和事實、理由；（四）屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄。
第一百一十一條 人民法院對符合本法第一百零八條的起訴，必須受理；對下列起訴，分別情形，予以處理：
（一）依照行政訴訟法的規定，屬于行政訴訟受案范圍的，告知原告提起行政訴訟；（二）依照法律規定，雙方當事人對合同糾紛自愿達成書面仲裁協議向仲裁機構申請仲裁、不得向人民法院起訴的，告知原告向仲裁機構申請仲裁；（三）依照法律規定，應當由其他機關處理的爭議，告知原告向有關機關申請解決；（四）對不屬于本院管轄的案件，告知原告向有管轄權的人民法院起訴；（五）對判決、裁定已經發生法律效力的案件，當事人又起訴的，告知原告按照申訴處理，但人民法院準許撤訴的裁定除外；（六）依照法律規定，在一定期限內不得起訴的案件，在不得起訴的期限內起訴的，不予受理；（七）判決不準離婚和調解和好的離婚案件，判決、調解維持收養關系的案件，沒有新情況、新理由，原告在六個月內又起訴的，不予受理。
《中華人民共和國專利法》
第五十九條 發明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用于解釋權利要求的內容。
外觀設計專利權的保護范圍以表示在圖片或者照片中的該產品的外觀設計為準，簡要說明可以用于解釋圖片或者照片所表示的該產品的外觀設計。
《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》
第十七條 專利法第五十六條（在2009年10月1日起施行的新專利法中為第五十九條）第一款所稱的“發明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用于解釋權利要求”，是指專利權的保護范圍應當以權利要求書中明確記載的必要技術特征所確定的范圍為準，也包括與該必要技術特征相等同的特征所確定的范圍。
等同特征是指與所記載的技術特征以基本相同的手段，實現基本相同的功能，達到基本相同的效果，并且本領域的普通技術人員無需經過創造性勞動就能夠聯想到的特征。
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