貼牌加工離商標侵權有多遠
作者：本報記者 鄭金雄 本報通訊員 安海濤 林永南
加工產品出關被扣 外貿企業狀告海關
本報訊 外貿企業與國外公司簽約，生產國外某品牌的服裝，在辦理出口手續時海關以此批服裝涉嫌商標侵權為由，查扣了全部貨物并作出罰款的行政處罰決定。企業不服海關的行政處罰，一紙訴狀將海關告上法庭。近日，福建省廈門市中級人民法院對此案作出判決，維持廈門海關對涉案企業廈門杰翔進出口貿易公司作出的行政處罰決定。
2008年7月1日，杰翔公司以一般貿易方式向廈門海關申報出口1220件男式針織T恤。海關查驗時發現，上述服裝標有“DIESEL”字樣標識，而“DIESEL”商標已由權利人迪賽爾公司注冊并進行知識產權海關保護備案，核定使用的商品范圍為服裝、鞋、帽。杰翔公司無法提供合法使用“DIESEL”商標的證明，涉嫌侵犯備案知識產權。
7月4日，廈門海關將上述情況書面通知“DIESEL”商標的權利人迪賽爾公司，迪賽爾公司于7月8日依法向廈門海關申請扣留上述服裝，并提供了海關總署簽發的核準提供總擔保申請通知的復印件。廈門海關于7月16日依法扣留上述服裝。
廈門海關經調查，杰翔公司未經迪賽爾公司的許可出口標有“DIESEL”商標的上述服裝，該行為已經侵犯了迪賽爾公司的商標專用權。于是，廈門海關作出沒收杰翔公司上述標有“DIESEL”標識的服裝1220件，并處罰款人民幣2000元的行政處罰決定。
面對海關的處罰，杰翔公司不服，向廈門市中級人民法院提起訴訟，杰翔公司認為，其受Montex公司的委托生產、加工服裝，雙方簽訂的《貼牌加工合同》的性質為承攬合同，貼牌服裝生產完畢后必須全部返運Montex所在國愛爾蘭，這種合同僅為生產，不含銷售。而商標法規定的“使用”行為應當包括“生產和銷售”行為，據此認為自己不構成侵權。且服裝加工后全部返運愛爾蘭銷售，對中國的相關商標權人不會有任何的損害結果發生，不具備商標權侵權所要求的損害結果的構成要件。據此，請求撤銷被告廈門海關做出的行政處罰決定。
法院經審理認為，杰翔公司主張其是受Montex委托加工上述服裝，但其在向海關申報出口的報關單中的合同協議號、申報出口隨附的發票、裝箱單上的買方均為BAD AND MAD LTD，并非Montex。杰翔公司履行與BAD AND MAD LTD所簽訂的銷售合同而向海關申報出口上述服裝的一系列證據可以形成證據鏈，證明杰翔公司申報出口的該批服裝僅是一般貿易，而非貼牌加工。原告杰翔公司主張BAD AND MAD LTD是Montex在愛爾蘭的進口代理商，但未提交相應的證據，因此杰翔公司主張其系受Montex委托進行貼牌生產的事實不成立。
法院認為，“DIESEL”商標已經依法注冊，商標專用權人對該商標享有的專用權依法應當受到保護。杰翔公司在其生產、加工的服裝上未經商標專用權人許可貼上“DIESEL”商標并申報出口，其行為已經侵犯了商標專用權人的商標專用權。杰翔公司主張其是貼牌加工、沒有在國內銷售，從而沒有給商標專用權人造成損害，不構成侵權的依據不足，不予采信。廈門海關對其進行行政處罰認定事實清楚，適用法律正確，程序合法。據此，作出了維持廈門海關對杰翔公司行政處罰決定的判決。
當事人說
原 告：貼牌加工非侵權
被 告：擅自用注冊商標
第三人：專用權受到侵害
原告杰翔公司訴稱：該公司僅受托生產、加工服裝，雙方簽訂是貼牌加工合同，性質為承攬合同，服裝出廠后必須全部返運愛爾蘭，可見使用商標的行為僅為生產行為，不包括銷售行為，該生產行為不構成侵權。該公司的服裝直接出口到愛爾蘭，不在中國市場銷售，并未損害在中國商標權人的權利，不具備商標權侵權所要求的損害結果的構成要件，侵權的判定不成立。杰翔公司的委托方在愛爾蘭享有對其商標的合法權利，只要該產品最后在愛爾蘭銷售，其應有權自由決定加工地和加工者，如果禁止杰翔公司的加工行為，其在愛爾蘭正當的商標權利就會受到侵害。
中國海關總署的備案查詢結果表明，迪賽爾公司的商標圖像為“DIESEL”，其核定使用的商品包括服裝。但是經查詢國家工商行政管理總局商標局的網站得知，迪賽爾公司的商標圖像為中文“迪賽爾”，并非被告廈門海關認定的“DIESEL”，迪賽爾公司注冊的中文“迪賽爾”商標的商品列表中也不包括“服裝”，可見，海關總署對迪賽爾公司備案的商標審查有誤，迪賽爾公司并不享有本案所涉及商標的商標權，廈門海關的認定是錯誤的。
被告廈門海關辯稱：迪賽爾公司已經在中國注冊了“DIESEL”，依法應當受到法律保護，杰翔公司未經迪賽爾公司的許可使用“DIESEL”商標，屬侵權行為，其根據相關法律、法規規定對涉嫌侵權的貨物進行處罰，事實清楚，適用法律正確、程序合法。
原告主張其貨物未在中國市場銷售、未損害中國商標權人的權利而不構成侵權不成立。根據商標法第五十二條的規定，只要行為人實施了該條規定的行為就可認定侵權。損害結果通常是判斷民事侵權賠償責任的依據，而并不是認定侵權與否的依據。
原告訴稱迪賽爾公司“DIESEL”注冊商標的商品核定使用范圍不包括服裝的主張不成立。國家工商行政管理總局商標局核發的商標注冊證明表明，迪賽爾公司的“DIESEL”注冊商標（注冊號為G608499）的核定適用商品為第25類的“服裝；鞋；帽”，顯然已包括服裝。
第三人迪賽爾公司稱：迪賽爾公司是“DIESEL”商標在中國的注冊商標專用權人，該注冊商標核定適用的商品包括服裝，杰翔公司未經其同意在申報出口的服裝上使用“DIESEL”商標侵犯其注冊商標專用權；迪賽爾公司是“DIESEL”商標在中國的唯一權利人，原告在其申報出口的服裝上使用“DIESEL”商標，侵害了迪賽爾公司應當享有的出口同類商品的權利，造成其出口該品牌服裝份額的損失，同時也侵害了其服裝在愛爾蘭的市場銷售份額，損害了其作為該申報注冊專用權人的利益。故請求維持廈門海關的行政處罰決定。
連線法官
貼牌加工與一般貿易須嚴格界定
貼牌加工，是涉外貿易的一種常見形式，也稱涉外定牌加工、涉外貼牌，指的是在來料加工、來樣加工和來件裝配業務中，由境外委托方提供商標，境內的受托方將其提供的商標印在所加工的產品上，并將加工后的產品全部返還給委托方，受托方不負責對外銷售的生產組織方式。
一般貿易中，合同雙方并未涉及委托使用商標的行為。
審理本案的法官告訴記者，貼牌加工與一般貿易存在著差別，必須嚴格予以界定。以本案為例，原告杰翔公司主張其是受Montex委托加工上述服裝，但是原告杰翔公司在其申報出口的《中華人民共和國海關出口貨物報關單》中的“合同協議號”欄目中載明的合同協議號為JX0850，其與BAD AND MAD LTD簽訂的銷售合同中的編號亦為JX0850，在申報出口隨附的發票、裝箱單上的買方均為BAD AND MAD LTD，并非Montex。原告杰翔公司在委托報關時所提交的銷售合同、報關單、發票、裝箱單、中華人民共和國紡織品臨時出口許可證等，這些單據中均表明其是履行與BAD AND MAD LTD所簽訂的銷售合同而向海關申報出口上述服裝，是一般貿易關系。這一系列證據可以形成證據鏈，證明原告杰翔公司申報出口的該批服裝僅是一般貿易，而非原告杰翔公司主張的是貼牌加工。原告杰翔公司主張BAD AND MAD LTD是Montex在愛爾蘭的進口代理商，但未提交相應的證據，因此原告杰翔公司主張其系受Montex委托加工，是貼牌加工的依據不足。
既然杰翔公司公司聲稱的貼牌加工不成立，那么對其在產品上使用他人注冊商標的行為該如何認定？
法官告訴記者，“DIESEL”商標已經依法注冊，商標專用權人對該商標享有的專用權依法應當受到保護。原告杰翔公司在其生產、加工的服裝上未經商標專用權人許可貼上“DIESEL”商標并申報出口，其行為已經侵犯了商標專用權人的商標專用權。原告杰翔公司主張其是貼牌加工、沒有在國內銷售，從而沒有給商標專用權人造成損害，不屬于商標法第五十二條規定的“使用”行為，不構成侵權的依據不足，不予采信。未經許可使用他人注冊商標，侵害了商標專用權，依法應承擔責任。
法規鏈接
《中華人民共和國商標法》
第五十一條 注冊商標的專用權，以核準注冊的商標和核定使用的商品為限。
第五十二條 有下列行為之一的，均屬侵犯注冊商標專用權：
（一）未經商標注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標的；
（二）銷售侵犯注冊商標專用權的商品的；
（三）偽造、擅自制造他人注冊商標標識或者銷售偽造、擅自制造的注冊商標標識的；
（四）未經商標注冊人同意，更換其注冊商標并將該更換商標的商品又投入市場的；
（五）給他人的注冊商標專用權造成其他損害的。
第五十三條 有本法第五十二條所列侵犯注冊商標專用權行為之一，引起糾紛的，由當事人協商解決；不愿協商或者協商不成的，商標注冊人或者利害關系人可以向人民法院起訴，也可以請求工商行政管理部門處理。工商行政管理部門處理時，認定侵權行為成立的，責令立即停止侵權行為，沒收、銷毀侵權商品和專門用于制造侵權商品、偽造注冊商標標識的工具，并可處以罰款。當事人對處理決定不服的，可以自收到處理通知之日起15日內依照《中華人民共和國行政訴訟法》向人民法院起訴；侵權人期滿不起訴又不履行的，工商行政管理部門可以申請人民法院強制執行。進行處理的工商行政管理部門根據當事人的請求，可以就侵犯商標專用權的賠償數額進行調解；調解不成的，當事人可以依照《中華人民共和國民事訴訟法》向人民法院起訴。
第五十六條 侵犯商標專用權的賠償數額，為侵權人在侵權期間因侵權所獲得的利益，或者被侵權人在被侵權期間因被侵權所受到的損失，包括被侵權人為制止侵權行為所支付的合理開支。
前款所稱侵權人因侵權所得利益，或者被侵權人因被侵權所受損失難以確定的，由人民法院根據侵權行為的情節判決給予50萬元以下的賠償。
銷售不知道是侵犯注冊商標專用權的商品，能證明該商品是自己合法取得的并說明提供者的，不承擔賠償責任。
《中華人民共和國知識產權海關保護條例》
第十六條 海關發現進出口貨物有侵犯備案知識產權嫌疑的，應當立即書面通知知識產權權利人。知識產權權利人自通知送達之日起３個工作日內依照本條例第十三條的規定提出申請，并依照本條例第十四條的規定提供擔保的，海關應當扣留侵權嫌疑貨物，書面通知知識產權權利人，并將海關扣留憑單送達收貨人或者發貨人。知識產權權利人逾期未提出申請或者未提供擔保的，海關不得扣留貨物。
新聞鏈接
受托生產貼牌藥品
侵犯商標權被處罰
真和藥業有限公司是廣州的一家擁有《藥品生產許可證》和《藥品GMP證書》的藥品生產企業。2002年4月，真和公司接受盈康科技控股國際有限公司的委托，包裝加工盈康公司提供的靈芝孢子粉及膠囊，膠囊上印“ENHANVOL”字樣，膠囊加工完成后由盈康公司在香港進行銷售。
2004年3月，廣州綠色盈康生物工程有限公司以“盈康公司未經許可，委托真和公司在大陸地區加工制造印有‘ENHANVOL’商標的同類商品活靈芝孢子粉膠囊，并在香港銷售；加工被控侵權商品的協議書之簽訂及銷售等工作均由香港居民鐘志強負責，鐘志強也是本案受益者；盈康公司、真和公司與鐘志強的上述行為共同侵犯綠色盈康公司的注冊商標專用權，應承擔共同侵權責任”為由向廣州市中級人民法院起訴，要求三被告共同賠償經濟損失約200萬元，并在媒體上公開賠禮道歉等。
廣州中院對此作出判決：盈康公司未經許可使用綠色盈康公司注冊“ENHANVOL”的行為均構成對綠色盈康公司權利的侵犯。盈康公司未經綠色盈康公司許可，委托真和公司在中國大陸地區加工與綠色盈康公司注冊商標核定使用類別相同的商品上使用綠色盈康公司注冊商標“ENHANVOL”，共同侵犯了綠色盈康公司的注冊商標專用權，應承擔相應的停止侵權、賠償損失等民事責任。于是作出一審判決，判令盈康公司、真和公司立即停止侵權行為，盈康公司賠償綠色盈康公司經濟損失48萬元，真和公司賠償2萬元。
新聞觀察
貼牌加工如何
規避侵權風險
貼牌加工，作為我國改革開放的產物，是我國經濟對外開放的一種主要貿易方式，在我國的經濟貿易領域發揮著十分重要的作用。在全球金融危機的背景下，引導和規范貼牌加工企業的順利發展更具有深刻的現實意義。
貼牌加工企業該如何預防知識產權侵權糾紛，防范商標侵權的產生，長期審理知識產權案件的法官在接受記者采訪時說，加工企業在貼牌加工商標使用中應注意以下幾個問題。
書面合同簽訂要詳盡
在對外貿易中，合同是確定貿易雙方權利、義務的有效證據。有些受托加工貼牌產品的企業，與委托方僅憑口頭約定，連最起碼的書面合同都未簽署，更不用說嚴格界定雙方權利義務的合同。
為了減少和避免貼牌加工商標侵權糾紛的發生，貿易雙方一定要簽訂書面委托加工合同，對合同雙方各自的名稱、住所、承攬標的、標的物的數量和質量、原材料的來源及數量、質量要求、報酬、承攬方式、合同履行的期限、地點、方式、驗收方法及標準、違約責任等條款予以詳細嚴格的確定。
除此之外，還應詳盡規定商標權，約定若委托方提供的商標涉及到侵權，發生賠償等責任時，受托方不承擔相關責任。這樣可以最大限度地保護自身權益不受侵害。
委托方權利證明要審核
對于受托企業來講，委托企業的商標權利證明就是它的身份證，要合作就要先亮明身份。審核商標權利的證明，包括審查委托方在產品最終到達地是否擁有該商標的使用權，商標是否在中國注冊并仍在有效期間，委托方是否具有授權的權力以及授權行為是否受中國法律保護。委托方須向受托方提供其商標及注冊的相關資料，如果注冊商標屬于他人，委托方必須提供合法的商標使用許可證明。
商標的一大特點在于其具有嚴格的地域性，一國或地區依照本國、本地區的商標法規所授予的商標權，僅在該國、該地區發生效力，之外則沒有約束力。委托方即使可以向加工方提供其商標在他國已合法注冊的相關證據，但沒有提供在我國注冊的證據，仍然存在商標侵權的可能性。假如委托方并未在中國境內獲得該商標的注冊商標權，而該商標恰好被他人在中國注冊，根據商標法的規定，該商標在我國獲得核準注冊后，其注冊商標專用權即在我國境內受到法律保護，如果未經商標注冊人許可，企業在生產過程中使用該商標同樣構成侵權，因此不管貼牌生產的商品是否在國內銷售，只要生產時未經許可使用了他人依法注冊的商標，就構成了商標侵權。
為避免發生商標侵權糾紛，雙方在簽訂加工合同前，除了要嚴格審查上述資質外，還要排查我國有無類似商標，該商標有沒有在我國注冊。
加工方免責條款不能含糊
在貼牌加工合同中，經常會看到這樣的條款：“如果委托方委托生產的產品有任何法律問題，由委托方承擔全部責任，加工方不負任何法律責任”，即所謂的“免責條款”。
一些貼牌加工企業理解為，有了這樣的條款，商標侵權的法律責任就會與自身無關，但現實情況并非如此。
根據我國民法通則和合同法的規定，民事主體之間違反法律規定的約定屬無效約定，合同中違反法律規定的條款也屬于無效條款，一旦侵權行為放生，上述的“免責條款”并不能使加工方商標侵權責任得以免除。所以，貼牌生產雙方簽約時，受托企業一定要約定清楚商標侵權所造成的損失應由誰承擔，而不能僅限于所謂“免責條款”的約定。
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